要旨：“商標使用”包括商標權(quán)人自行使用和許可他人使用。商標使用必須是在商業(yè)流通中發(fā)揮區(qū)分商品或者服務來源作用的使用，才能被認定為是商標法意義上的商標使用行為。已經(jīng)實際履行的商標許可使用合同，發(fā)揮了識別商品或服務來源的作用，構(gòu)成商標法意義上的商標使用行為。
案情 當事人
上訴人（原審原告）：北京師范大學
被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局
原審第三人：劉某
案由：商標權(quán)撤銷復審行政糾紛
2006年7月11日，北京師范大學提出第5473604號“京師”商標（簡稱訴爭商標）的注冊申請，核定使用在第42類“法律服務；技術(shù)項目研究”等服務上，專用期限至2029年9月20日。
2019年3月13日，原國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）作出商評字[2019]第50908號《關(guān)于第5473604號“京師”商標無效宣告請求裁定書》（簡稱被訴決定），認定：北京師范大學提交的在案證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈，證明訴爭商標于2014年11月28日至2017年11月27日期間（簡稱指定期間）在核定使用的“法律服務”上進行了真實、有效的使用，商標評審委員會決定：訴爭商標在“法律服務”上予以撤銷注冊。
北京師范大學不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。請求法院依法撤銷被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
在商標評審階段，北京師范大學提交了以下主要證據(jù)：
01.訴爭商標檔案信息；
02.北京師范大學于2018年8月10日出具的“關(guān)于授權(quán)'北京市京師律師事務所（簡稱京師律所）'使用'京師'商標的情況說明”（原件），其中載明：“2010年7月1日，北京師范大學與黃某教授簽訂授權(quán)使用協(xié)議，允許其開辦的'北京市京師律師事務所'使用'京師'商標，使用期限為黃某不再同時擔任北京師范大學教師和'北京市京師律師事務所'創(chuàng)始合伙人之日止。2015年7月，黃某不再擔任'北京市京師律師事務所'負責人，同時退出合伙。至此，北京師范大學對其使用'京師'的授權(quán)已經(jīng)終止。”
03.北京師范大學（甲方）與黃某（乙方）于2010年7月1日簽訂的《商標使用許可協(xié)議》及黃某的身份證、律師執(zhí)業(yè)證；
04.北京市司法局律師管理系統(tǒng)查詢北京市京師律師事務所及黃某等相關(guān)介紹，顯示：2015年7月1日，黃某退伙備案申請審批通過，所屬律所為京師律所；
05.京師律所舉辦、參加法律活動的網(wǎng)站宣傳報道頁面及圖片打印件；
06.北京師范大學京師普法志愿者協(xié)會舉辦、參加活動的微信公眾號宣傳報道頁面打印件，微信公眾號名稱為“京師普法志愿者”；
07.北京師范大學“北師大學生團體聯(lián)合會”新浪微博發(fā)布的活動報道頁面及圖片，未顯示有訴爭商標；
08.相關(guān)報刊、網(wǎng)絡媒體報道，未顯示有訴爭商標；
09.北京市司法局出具的證明文件復印件等，載明北京師范大學京師普法志愿者協(xié)會于2017年5月3日參加了“青春船長法治起航”活動，落款為北京市司法局法制宣傳處，時間為2018年8月12日;
在原審訴訟階段，北京師范大學提交了以下主要證據(jù)：
10.北京師范大學珠海分校事業(yè)單位法人證書和珠海京師社會工作中心登記證書復印件；
11.北京師范大學授權(quán)珠海京師社會工作中心使用訴爭商標的商標使用許可協(xié)議復印件，許可期限為2010年5月1日至2019年9月20日；
12.京師律所簽訂的法律服務代理協(xié)議及相應發(fā)票復印件，系北京師范大學珠海分校委托京師律所作為代理人參加民事訴訟的委托代理協(xié)議；
13.珠海京師社會工作中心簽訂的《關(guān)于購買親青家園異地務工青年綜合服務中心項目的協(xié)議》及銀行轉(zhuǎn)賬通知單復印件，共涉及三份協(xié)議；
14.公證書復印件，公證內(nèi)容為珠海京師社會工作中心網(wǎng)站相關(guān)報道，主要為珠海京師社會工作中心、京師普法志愿者協(xié)會參與普法、提供社區(qū)服務的新聞報道，京師律所參與普法活動等；
15.關(guān)于訴爭商標的網(wǎng)絡宣傳使用報道文章；
16.北京師范大學珠海分校組織機構(gòu)代碼、百度百科介紹、北京師范大學校史等對“京師”名稱由來的記載；
17.京師律所官網(wǎng)宣傳片視頻截圖；
18.《關(guān)于高等學校開展社會服務有關(guān)問題的意見》；
19. 黃某擔任京師律所創(chuàng)始合伙人期間簽署的常年法律顧問合同。
在原審訴訟階段，劉東陽提交了以下主要證據(jù)：
（1）京師律所于2019年8月13日出具的《聲明書》，載明：北京師范大學同黃某所簽訂的商標許可協(xié)議不能代表其意志，其未同北京師范大學簽訂商標使用許可合同，同時認為其使用“京師”的商標圖樣同訴爭商標不同，不是對訴爭商標的使用；
（2）黃某（甲方）于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，載明：京師所現(xiàn)由甲方全部出資并實際控制，其他合伙人無實際出資，不實際享有京師所權(quán)益也不實際承擔京師所義務，甲方保證京師所其他合伙人對甲方處置京師所的安排無任何異議；
（3）（2018）京國信內(nèi)民證字第07101號公證書復印件，系對楊建華同微信名稱為黃某Henry教授律師的聊天記錄內(nèi)容的公證；
（4）在先另案裁判文書。
在二審訴訟階段，北京師范大學提交了以下證據(jù)（編號續(xù)前）：
20.2017年11月27日前后，北京師范大學及其被許可人在“法律服務”上使用訴爭商標的行為具體包括“京師法律實務大講堂”“法學京師”“京師法學名家講堂”及珠海京師社會工作中心和京師社工等活動，用以證明北京師范大學于指定期間之前、之內(nèi)及至今，連續(xù)不斷地在“法律服務”上對訴爭商標進行真實、合法、有效的使用；
21.2017年5月和2018年5月，珠海社會工作中心分別購買親青家園異地務工青年綜合服務中心項目（青少年權(quán)益維護）的合同和發(fā)票；
22.2018年6月，珠海社會工作中心與珠海高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)司法所專業(yè)社會工作嵌入社區(qū)矯正與安置幫教服務項目合同；
23.珠海京師社會工作中心在微信公眾號上推廣宣傳“京師”的報道；
24.百度百科和網(wǎng)絡報道中認可“普法教育”屬于法律服務。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，北京師范大學提交的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈，證明訴爭商標于指定期間在“法律服務”上進行了真實、有效的商業(yè)使用。北京知識產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回北京師范大學的訴訟請求。[1]
北京師范大學不服原審判決，提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認為：一、在案證據(jù)可以相互印證，北京師范大學提交的《商標使用許可協(xié)議》已實際履行，已形成有效證據(jù)鏈證明北京師范大學許可京師律所在“法律服務”上使用訴爭商標，且京師律所于指定期間在其對外開展的法律服務活動中使用了訴爭商標，因此可以視為北京師范大學于指定期間在訴爭商標核定使用的“法律服務”上進行了使用。二、北京師范大學于指定期間在校內(nèi)舉辦了多期“京師法律實務大講堂”活動，先后邀請多位學者、法官與該校師生研討法律問題，該活動在服務目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務相近，可以視為在“法律研究”服務上的使用。“法律研究”系“法律服務”的下位概念，北京師范大學對訴爭商標在“法律研究”服務上的使用能夠認定為其在“法律服務”上的使用。不能因區(qū)分表的變化而否定北京師范大學實際的商標使用行為，訴爭商標在“法律服務”上的注冊應當予以維持，避免因區(qū)分表的變化損害商標注冊人的利益。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第二項、第三款之規(guī)定，判決：一、撤銷原審行政判決；二、撤銷被訴決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。[2]
重點評析
商標的生命在于使用，若商標不進行使用，對商標專用權(quán)的保護將缺乏實際意義。《商標法》第四十九條第二款設立的連續(xù)三年不使用撤銷注冊商標制度的立法目的便是為了促使商標注冊人將其注冊商標進行積極使用，發(fā)揮其商標功能，避免商標資源的閑置及浪費。
商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品或服務來源的行為。商標的本質(zhì)功能在于識別商品或服務的來源，只有商標實際被用于商品或服務，使相關(guān)公眾能夠通過識別特定的商品或服務的提供者，商標的經(jīng)濟價值才得以實現(xiàn)。
本案中，北京師范大學在行政階段及訴訟階段提交了大量證據(jù)用以證明其于指定期間在“法律服務”上實際使用了訴爭商標，國家知識產(chǎn)權(quán)局及原審法院經(jīng)審查認為北京師范大學在商標評審階段及原審訴訟階段提交的證據(jù)不足以證明商標權(quán)人對訴爭商標在“法律服務”上進行了實際使用，二審法院則認為在案證據(jù)可以證明訴爭商標于指定期間在核定使用的“法律服務”上進行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用。
本案的二審爭議焦點為北京師范大學與京師律所簽訂的附條件解除的《商標使用許可協(xié)議》及其在“法律研究”服務上的使用能否證明訴爭商標于指定期間在核定使用的“法律服務”上進行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用。
一、在許可法律關(guān)系中商標使用的認定
“連續(xù)三年不使用”中的“使用”，包括商標權(quán)人自行使用和許可他人使用，在撤銷復審行政程序中，許可使用協(xié)議可以作為商標使用的證據(jù)，但其不能作為單獨的定案依據(jù)。通常情況，須綜合多份證據(jù)形成證據(jù)鏈，證明商業(yè)使用的事實。
(―)依據(jù)商標許可使用合同可認定存在主觀使用意圖
商標注冊人可以通過簽訂商標許可使用合同，許可他人使用其注冊商標。對于依法成立的合同，自合同成立時生效，除非法律、行政法規(guī)明確規(guī)定以辦理批準、登記等手續(xù)為生效要件的。對于商標許可合同，《商標法》及《商標法實施條例》僅規(guī)定應當備案，并不屬于辦理批準、登記等為生效要件的情形，備案并非商標許可合同生效的法定要件，只要合同雙方當事人的意思表示真實，許可關(guān)系在雙方合同簽訂之時即成就。本案中，北京師范大學及劉某提交的證據(jù)共同印證了京師律所系由黃某出資設立并實際控制，其擔任該所實際控制人、創(chuàng)始合伙人、合伙人職務期間，黃某對外簽訂的合同具有法律效力。因此，北京師范大學與黃某簽訂的《商標使用許可協(xié)議》為合法有效的商標許可合同，該合同可以證明北京師范大學作為商標權(quán)利人具有許可京師律所使用“京師”商標的主觀意圖。
(二) 依據(jù)商標許可使用合同的實際履行情況可認定商標的真實使用
商標使用必須是在商業(yè)流通中發(fā)揮區(qū)分商品或者服務來源作用的使用。只有發(fā)揮了商品或服務來源識別作用的標志的使用，才能被認定為是商標法意義上的商標使用行為。如果僅僅是單純的許可他人使用自己的商標或轉(zhuǎn)讓商標權(quán)，而許可人和被許可人均沒有對商標進行實際的使用，該行為也不能認定為商標意義上的使用。[3]
本案中，北京師范大學與黃某簽訂的《商標使用許可協(xié)議》性質(zhì)為附解除條件的合同，該合同的履行期間自2010年7月1日至2015年7月1日。北京師范大學提交的京師律所舉辦、參加法律活動的網(wǎng)站宣傳報道及黃某擔任京師律所創(chuàng)始合伙人期間簽署的常年法律顧問合同，可以證明黃某及京師律所于合同履行期間，在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務”中使用了“京師”商標及與“京師”有簡繁體字、排列方式及背景圖形差別的“京師”標志。
商標權(quán)人實際使用的商標不同于其注冊商標，但如果該標志保留了注冊商標的顯著特征，能夠有助于維持服務和服務來源之間的特定聯(lián)系，且實際使用的商品或服務與注冊商標核定使用的商品或服務相同，則該商標的使用行為可以被認定為注冊商標的使用。通常認為，使用繁體字的標志與使用簡體字的標志雖然外觀不同，但由于呼叫相同，且根據(jù)我國相關(guān)公眾的認知水平，能夠認為兩個標志是同一商標的，即使改變了注冊商標的書寫方式，也構(gòu)成“連續(xù)三年不使用”中的“使用”。除了繁體的轉(zhuǎn)換，注冊商標書寫方式的改變還包括書寫順序的改變、書寫字體之間的轉(zhuǎn)換等。[4]本案中，黃某及京師律所在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務”中使用的“京師”標志與訴爭商標“京師”雖有簡繁體字的差異，但呼叫、含義相同，能夠認為二者是同一商標，故對“京師”的使用行為屬于對訴爭商標“京師”的使用。
由以上事實可知，商標許可使用合同已經(jīng)實際履行，發(fā)揮了識別服務來源的作用，可被認定為商標法意義上的商標使用行為。
二、商標被許可使用人自制證據(jù)難以推翻既存的商標許可使用關(guān)系
我國民法總則第七條規(guī)定，民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾。民事主體在進行民事活動、民事訴訟行為時，應對自己以及言詞作出的各種表示負責，不得隨意否定在先言詞的言論或行為，即民事主體應當對自己的言行負責，信守承諾，不得出爾反爾。一般情況下，當事人提交了商標許可使用合同，且合同雙方當事人對其真實性沒有異議的情況下，可以認定許可關(guān)系的存在，除非對方當事人有足夠的證據(jù)予以推翻。
本案中，根據(jù)劉某提交的黃某于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，京師律所由黃某全部出資并實際控制，其他合伙人無實際出資，不實際享有京師律所權(quán)益也不實際承擔京師律所義務，即劉某自認黃某為京師律所的全資創(chuàng)始合伙人及實際控制人。黃某作為京師律所的全資創(chuàng)始合伙人及實際控制人與北京師范大學于2010年7月1日簽訂的《商標使用許可協(xié)議》合法有效，且無相反證據(jù)可以證明該協(xié)議存在法律規(guī)定的應當無效或可撤銷的情形。在許可協(xié)議實際履行期間，黃某及京師律所對訴爭商標在“法律服務”上進行了真實、有效的商業(yè)使用。截至許可協(xié)議履行完畢，在案無證據(jù)證明黃某及京師律所對許可協(xié)議的內(nèi)容作出否認表示或提出異議。劉某為了證明北京師范大學與黃某簽訂的許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，向法院提交了該所于2019年8月13日自制的《聲明書》，否認京師律所與北京師范大學的商標許可使用關(guān)系。綜合上述事實，對于其《聲明書》的證明力，應結(jié)合在案證據(jù)進行判定。
首先，“禁反言”原則，禁止當事人否認其在先陳述的真實性，或否認其引導他人相信存在的事實。上述許可協(xié)議合法有效，且已經(jīng)實際履行，劉某在訴訟階段所舉證的內(nèi)容使他人確信京師律所系由黃某出資設立并實際控制。劉某提交京師律所自制《聲明書》，用以證明許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，否認京師律所與北京師范大學的商標許可使用關(guān)系，其行為系否認其引導他人相信存在的事實，違反了“禁反言”原則。其次，根據(jù)在案證據(jù)，京師律所為訴爭商標的被許可人、實際使用人，其舉證訴爭商標無正當理由連續(xù)三年不使用的行為，有違誠實信用原則。最后，許可協(xié)議在先簽訂并已實際履行，京師律所在協(xié)議履行完畢的數(shù)年后才出具自制《聲明書》否認其創(chuàng)始合伙人及實際控制人在先簽訂的許可協(xié)議不能代表其意志，其所舉證據(jù)及證明內(nèi)容自相矛盾。
綜合以上事實，京師律所自制的《聲明書》不足以推翻其與北京師范大學之間商標許可使用關(guān)系，應不予采信。
三、注冊商標使用商品或服務應為核定使用的相同商品或服務
原則上，注冊商標核定使用的商品或服務為“連續(xù)三年不使用”中使用的對象，在除此之外的商品或服務上的使用不能產(chǎn)生維持商標注冊的效力。在核定使用商品或服務尚未使用或長期停止使用，而在與核定使用的商品或服務類似的商品或服務上使用，不能視為“連續(xù)三年不使用”中的使用。
本案中，北京師范大學于指定期間在校內(nèi)舉辦了多期“京師法律實務大講堂”活動，先后邀請多位學者、法官與該校師生研討法律問題，該活動在服務目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務相近，可以視為在“法律研究”服務上的使用。北京師范大學于2006年7月11日依據(jù)當時的區(qū)分表在“法律服務”上申請注冊訴爭商標。指定期間適用的第八版區(qū)分表中已無“法律服務”具體服務名稱，其變更為第八版及之后的各版區(qū)分表中類似群組的名稱。
區(qū)分表的變化導致訴爭商標核定使用的服務轉(zhuǎn)化為非規(guī)范服務，商標注冊人主客觀上均不存在過錯，不能讓商標注冊人承擔因區(qū)分表變化導致的不利法律后果，否定其實際的商標使用行為。對于訴爭商標在“法律研究”服務上的使用是否構(gòu)成訴爭商標在“法律服務”上使用的判定，應結(jié)合服務特點及區(qū)分表變化背景綜合認定。本案中，北京師范大學實際使用的“法律研究”服務與“法律服務”在服務目的、內(nèi)容、方式、對象等方面均相近，且根據(jù)第八版及之后各版區(qū)分表的劃分“法律服務”的范圍包括“法律研究”，可以認定“法律研究”系“法律服務”的下位概念，進而北京師范大學對訴爭商標在“法律研究”服務上的使用能夠認定為其在“法律服務”上的使用。
總而言之，在撤銷復審行政程序中，商標許可使用合同可以作為商標使用的證據(jù)，但其不能作為單獨的定案依據(jù)，應綜合多份證據(jù)形成證據(jù)鏈，證明注冊商標進行了商業(yè)使用的事實。對于違反“禁反言”原則的《聲明》及相關(guān)證據(jù)，法院未予采信于法有據(jù)。當事人應對自己以及言詞作出的各種表示負責，不得隨意否定在先言詞的言論或行為。
